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常見問題

中國企業在美國申請商標的三大誤區

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2016/12/14     浏覽次數:    

  伴隨著中國經濟的持續強勁增長以及中國企業經濟實力的不斷強大,尤其是中國政府大力推行實施的“走出去”戰略,越來越多的中國企業開始走出國門,將經濟版圖拓展至全球範圍,包括經濟實力同樣強大的美國。但是,另一方面,衆多鮮活的案例告訴我們:中國企業在進入美國市場包括在美國申請商標時,經常面臨商標申請的“雷區”和“誤區”。原因很簡單:當身處陌生環境時,我們通常會通過聯想已經熟悉的事物來試圖認識並適應新的環境。例如,很多中國學生開始學習英語時,他們會用拼音來“熟悉”英文發音,即試圖通過他們已經熟悉並適應的漢字拼音來記憶英文單詞。這一方法當然有助于適應新環境且屢試不爽,但同時也可能造成意想不到的負面效果。同理,當中國企業在不同國家的法律體制下進行實際的商業運作時,時常試圖通過假設其他國家的規則與中國相同的方式來理解該國的規則。如此刻意或不經意的假設,很可能導致企業面臨相當大的商業風險以及法律風險。正如中國古語所雲:“商場如戰場”“知彼知己,百戰百勝”。如若不了解當地的規則,又如何能在商業戰場中過關斬將?如果對一個國家的基本遊戲規則都存在錯誤認知乃至錯誤假設,又如何能在商場上立于不敗之地?

  結合筆者在美國從事多年的商標經驗,本文歸納總結了中國企業在進入美國市場時經常面臨的三大誤區,並做出相關分析和梳理,以期爲中國企業進入美國市場提供基本的商標戰略指導。

  誤區一:錯誤理解美國商標在先權利

  中國商標體系適用的是申請注冊在先原則,而使用權的概念在美國商標法體系下極爲重要。一個使用在先但注冊在後的商標,相對于尚未投入使用但注冊在先的商標而言,前者享有在先權利。

  例如,A公司于2006年在美國申請商標,但尚未投入使用。B公司于2007年申請注冊一個近似的商標,而其最早使用商標的時間可追溯至2001年。依據中國商標法,A公司基于其申請注冊在先當然享有在先權利。但是,在美國商標法體系下,盡管B公司的商標申請和注冊時間晚于A公司,但是B公司仍然享有在先權利。原因就在于,依據美國商標法,在先權利遵循申請在先和使用在先相結合的原則。換句話說,不僅需考慮商標的申請方面(申請日),還要考慮商標的使用方面。因此,與中國不同,在先申請的商標在美國並不必然享有在先權利。

  中國和美國商標法體系最關鍵的區別之一,就是對于使用權的認定。進入美國市場的中國企業因爲運用“中國”的思考模式以及“中國”的法律體系來試圖理解美國體系,因而時常犯下巨大的錯誤。換句話說,中國企業常常在僅有少量使用或尚未使用商標(或者根本沒有使用意圖)的情況下仍執意在美國申請商標。在這種情況下,上述商標申請並不享有在先權利。事實上,商標的“在先權利”仍歸屬于商標申請在後但能提供有效在先使用證據的第三方。

  另外,在美國進行商標檢索時,中國企業時常會誤解美國在先權利的概念。在中國的商標法體系下,只要全面檢索並評估中國商標局數據庫的在先商標申請記錄,即可大致完成商標檢索工作。換句話說,評估中國商標局數據庫的記錄在大部分情況下足以完成初步的商標檢索工作,因爲中國的商標體系以保護申請注冊商標爲原則,以保護未申請注冊商標的使用爲例外。上述僅僅檢索並評估中國商標局數據庫的在先商標申請記錄的方式在中國適用,但是在美國則不適用。在美國,權利人只要將其商標投入使用即可對其未注冊商標享有權利。中國企業常犯以下錯誤:試圖用僅檢索商標局記錄的“中國”方式在美國進行商標檢索,而未核實是否有任何近似的商標已經投入使用。請牢記:使用權在美國是一個很重要的概念。部分企業甚至一意孤行,不事先進行普通法意義上的全面檢索就推出品牌,這樣勢必會産生不必要的法律風險及商業後果,包括律師函、侵權索賠或投入上千萬元的市場推廣費用。這樣的後果,造成的不僅僅是法律上的風險,更是無法估價的商譽損失。檢索的重要性可詳見後文提及的誤區三。

  誤區二:過于依賴寬泛的商品描述

  在中國,權利人通常會簡單挑選每一類似群的商品、服務項目。因爲該商標一旦獲准注冊,只要其商品、服務已涉及全部類似群即可獲得該類別的全面保護。因此,在中國的商標體系下,對于産品、服務描述的詳盡程度需求並不高。然而美國商標實踐中並沒有“類似群”的概念。相對而言,在美國申請商標時,申請人在商標申請前期需要花很大力氣來對于所有商品或服務進行准確以及詳盡的描述,確保其盡可能精准地描述該商標指定的商品或服務。

  更爲重要的是,在美國,商品、服務的描述與實際使用(或者意圖使用)的信息必須完全一致。換句話說,在中國,寬泛的商品、服務描述並沒有太多的不利後果(事實上,寬泛的商品、服務描述可有效防止其他人複制申請其商標,因而顯得很有必要)。但是在美國,情況卻完全相反:因爲需要盡可能貼切地描述指定商品或服務以及相關的使用信息,所以需要較爲詳盡的商品、服務描述。特別是權利人必須對商標的申請簽署聲明,向美國專利商標局聲明所有列明的商品或服務已經或即將在美國市場投入使用。因此,在商品或服務描述這方面,中國和美國商標體系的著重點以及實踐側重點有著非常大的差異。

  举个酒店品牌为例。试想一位中国的酒店经营者打算在美国推广品牌。若没有合适的美国法律顾问,该经营者想当然认为美国商标体系跟中国相同。因此,其服务描述不仅包括第43类酒店和饭店服务,还包括第43类一些其它类似群服务,诸如“为动物提供食宿”和“养老院”等等。在此,酒店经营者本身无意从事动物寄养或养老院业务。然而,因为其想当然地认为美国体系与中国相同或相似,所以在申请商标时指定使用并未在美国投入使用或提供的商品或服务。如此“过于宽泛商品描述”的商标申请虽然并不一定在美国商标申请过程遭到驳回,但仍然有可能之后遭到第三方的争议,招致美国商标法下的种种问题,从而导致整个商標注冊被撤销。对于体系认知的错误,损失的不只是准备商标申请耗费的时间和金钱,还有商业运营上的成本耗费以及宝贵商机的延迟。

  誤區三:低估商標檢索和律師意見書的重要性

  在中國,評估檢索結果比較直接。中國企業的法務熟悉中文並接受過中國商標法體系培訓,因此,對于商標的檢索、評估以及風險的掌握當然是了如指掌。

  但是在美國,評估檢索結果的過程以及尺度的掌握卻完全不同:如果評估者不是具有美國執業經驗、了解美國文化並熟練掌握英文的律師,且評估者沒有受過美國商標體系的培訓或具備相關經驗,那麽,評估者的評估用陌生的語言書寫的檢索結果,風險是無法估量的。其中的“風險”無異于讓以英語爲母語的人評估中文檢索結果,期望其找出包含中國曆史意義和現代寓意的漢字,如“楚漢”、“520”(諧音“我愛你”)等。設想一下,一個中國企業僅靠上述檢索結果就在美國貿然推出品牌,其承擔的風險究竟有多大。

  美国商标体系非常注重使用权的概念,初步的商标检索不足以判定该商标能否在美国使用。原因就在于:初步的检索无法发现已使用但尚未注册的普通法意义上的商标权。将检索仅局限在有效商标的范围内也很危险,可能导致遗漏目前尚在使用的普通法意义上的商标(尽管上述商标已经在商標注冊局放弃或已被撤销)。在美国,事先没有进行充分的检索有时会导致一个企业在美国不得不重新启用品牌,或失去美国市场。鉴于此,如果中国企业希望在美国成功推出一个品牌,笔者提出三点建议:(1)聘请美国律师设计出在美国体系之下的实际检索战略;(2)聘请美国律师亲自评估并分析检索结果(包含注册商标和普通法意义上的权利);以及(3)聘请律师出具书面检索报告。

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